:::首頁 最新消息 最新消息單筆檢視 字級 大 中 小 最新消息單筆檢視 智財專欄 標題 由商標侵權爭議案評析論商標法之合理使用 舉辦日期 2021/09/16 內容描述 <p><h3 class="pic" style="text-align: center;"><strong>由商標侵權爭議案評析論商標法之合理使用</strong></h3> <pre class="pic"> 文 / 鍾文菁 商標代理人</pre> <p>台灣每隔一段時間，就會有家族企業分家及其所引起的財產權爭議新聞，知名老店的家族紛爭不斷，家族成員為爭產訴諸法律的訴訟案件屢見不鮮，爭議標的從有形財產、企業經營權到無形財產權—商標權都有。早年的家族分產爭議多半是針對有形的資產（動產、不動產），無形的多半是企業經營權，但近二十年來，因為智慧財產權發展蓬勃，商標權進而成為家族權利紛爭的主角。</p> <p>歷年來台灣已有不少家族分家後，為商標權對簿公堂向法院提出爭訟，通常創辦人過世後，其二代子女尚可相安無事持續經營，但二代子女陸續退休後，其後代子孫們卻為商標權歸屬爭吵不休。也有不少是兄弟姊妹共同創業或經營，一開始沒有妥善安排商標權歸屬問題，而原註冊商標所有權人過世後，其子女們為商標權爭議對簿公堂。類似案件一經判決，媒體必爭相報導，從品牌經營的角度觀之，此類新聞實屬負面新聞，對於企業商譽有不良影響；由消費者的角度觀之，商標的識別產生混淆，難以分辨何者才為「正宗老店」。</p> <p>今年年初以三明治著名的品牌「洪瑞珍」，其家族商標爭議案經智慧財產法院將近兩年的審理，於110年3月31日一審判決宣判，判原告勝訴，被告應賠償新台幣80萬元，另被告之公司洪瑞珍傳世有限公司不得再使用「洪瑞珍」名稱，全案可上訴（目前上訴二審中）。此類商標爭議中，原告多半主張其所有之商標權被侵害，而被告（家族成員），則抗辯其行為應符合商標法第36條之「合理使用」或原商標權之取得有可被撤銷之事由。</p> <p>本文將探討商標法第36條規定合理使用的態樣，以及法院判決對合理使用的見解，同時也簡要解析公司或商號名稱之特取部份，與他人已註冊商標相同或近似是否有侵害其他人商標權之虞。</p> <p>依據法院判決內容綜合整理此類案型中，原告主普遍主張其商標為著名商標，同時被告所使用之商標有使相關消費者產生混淆誤認之虞，構成侵害商標權行。該侵權行為有影響交易秩序之欺罔及顯失公平之方式，積極攀附原告商譽，違反公平交易法之嫌。</p> <p>而被告通常會抗辯其使用該系爭商標之行為符合商標法之合理使用，同時亦常見主張系爭商標應為共有或有原商標權人（祖父或父執輩）之口頭授權。而洪瑞珍案一審法院看法為一般家族商標之爭會走上爭訟一途，就是因為所謂之口頭授權，查無實證，或可說很難證明，所以這個論點一般在法院不會成立。而是否會造成消費者混淆誤認或符合商標法上之合理使用，則需依個案判斷。</p> <blockquote> <p><strong>筆者認為此類家族商標侵權爭議案的爭點，通常聚焦於據以訴訟商標權之歸屬（是否為共有或是商標權之移轉是否合法）及被控侵權商標的使用是否符合商標法中的合理使用（善意、指示性、描述性）。</strong></p> </blockquote> <p>商標法第36條合理使用，為商標侵權訴訟中常見之抗辯理由，其理論基礎源自於商標法第1條規定：「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」 ，即商標法之制定除為保障商標權人之權益外，亦兼顧消費者利益及衡平市場交易公平之責。若商標權人行使其商標權有逾越其應有之正當界線，而侵害他人利益之情形，則應予以限制。</p> <p><strong>商標之合理使用依據使用的態樣分為兩種類型：</strong><br />一為指示性合理使用，另一則為描述性合理使用，茲分別簡要說明如下：</p> <p><strong>指示性合理使用</strong><br />是第三人以商標權人之商標說明或表示商標權人自己之商品或服務。也就是利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示自己所提供商品或服務內容相關的必要訊息。指示性合理使用多出現於：</p> <p><strong>1. 比較式廣告</strong><br />例如網路或行動電話資費方案，以他牌資費作為比對，藉以顯示出何者最優惠，此種方式之要點為使用比較之內容與方式必須與事實相符，且前提是不會造成消費者對商品或服務來源產生混淆誤認之情事。</p> <p><strong>2. 維修服務</strong><br />例如汽車維修廠擅長維修BMW，故在廣告中強調其強項時，可能會使用BMW或其圖形商標以達到廣告效果，但該維修廠不得向其潛在消費者暗示其與BMW公司有任何商業上之關係，而致消費者產生混淆誤認。</p> <p><strong>3. 用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容</strong><br />例如許多筆記型電腦的鍵盤上貼有「intel」商標，用以表示其產品採用「intel」公司的中央處理器，或列表機墨水匣廠商可能會在其產品上標示EPSON 507或HP⋯⋯型號等，如該廠商明確標示自己的公司名稱或商標，以表彰其產品之來源，並以善意且合理的文字標示該產品與EPSON或HP所出產之列表機相容，以示明並非將EPSON或HP作為商標使用。</p> <p><strong>判斷「指示性合理使用」的參酌三要素為</strong><strong>：</strong></p> <ol> <li>應考量行為人的使用是否符合商業交易習慣的誠實信用方法（合理善意之使用方式），即被告在主觀上沒有不正當競爭或攀附他人商標之意圖。</li> <li>被告使用他人商標是否為必要的行為，換言之，被告如果不使用原告的商標，其商品或服務將無法被指稱。</li> <li>使用的結果是否造成相關消費者對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞，使用者不能暗示與商標權人之間存在贊助、許可或合作關係。</li> </ol> <p><strong>描述性合理使用</strong><br />至於所謂描述性合理使用，指以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，其目的並非利用他人商標來指示商品或服務來源，而是單純作為商品或服務本身的說明，此類之合理使用有兩個要點，一是「描述」，一是「非作為商標使用」。描述性合理使用商標權人的商標多屬說明性標識。一般而言，說明性標識，因係商標所指定使用之商品或服務相關之說明，不得准予註冊，例外有證據證明描述性標識已經使用取得後天識別性，始准予註冊，因此以第二層意義（或稱第二意義）（secondary meaning） 取得註冊之商標，不能阻止他人以該文字首要且描述的原意（in its primacy, descriptive sense），作為說明其商品或服務之用；另外，原來可能屬暗示性的商標取得註冊後，隨著時間經過，原具有識別性的標識，若已轉變為業界常用的描述性用語，對消費者而言，該商標的主要意義，反而轉變為商品或服務相關說明。描述性合理使用通常有幾種情形：</p> <p><strong>1. 使用自己的姓名</strong><br />例如張國周強胃散已註冊商標於藥品，如有第三人也叫張國周也是從事製藥產業，其便不能將張國周作為商標使用在藥品包裝上，但可以在產品包裝上用善意並合理的方式描述這個藥品係由其製造，同時加以說明，此張國周與張國周強胃不同。</p> <p><strong>2. 使用自己的名稱</strong><br />例如樂高已註冊商標於玩具類，而同時有樂高股份有限公司登記在案，樂高為其特取部份，樂高公司得以善易且合理之方式使用其公司名稱，並不受商標權效力所及。惟如樂高股份有限公司「明知」樂高為著名商標仍刻意選用其為公司特取名稱，則無法視為善意合理使用。</p> <p><strong>3. 商品或服務之產地說明</strong><br />例如台東池上鄉已取得「池上米」證明標章註冊，若有池上鄉之農民之稻米未能符合「池上米」證明標章之使用標準，但其仍可在其產品包裝上，以善意且合理之方式標明其產地為池上鄉。</p> <p><strong>4. 說明性名稱</strong><br />例如「李時珍」雖已被註冊商標於藥品或營養補給品，但因為李時珍為歷史上著名之醫學家，並非現存著名人物，故其他人仍可以善意且合理之方式在其產品說明中引述「李時珍-本草綱目記載⋯⋯」，作為說明藥品或營養品屬性之說明。</p> <p><strong>判斷「描述性合理使用」的參酌三要素為：</strong></p> <ol> <li>使用之方式符合善意且合理， 即指該標示方式符合商業上之誠實信用及無不正競爭意思之公平使用。</li> <li>僅為說明其商品或服務，亦即法條中所示「表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明」。</li> <li>非作為商標使用。</li> </ol> <p>由法院判決實例中可得知，欲主張商標合理使用，在必要說明或文宣中若有提及他人商標時，應先明確標示自己的商標，他人之註冊商標僅為說明性文字，尤其是自己商標與他人商標之間必須有大小之分，標示之位置亦不能讓消費者有誤認誤信之可能。法院對於被控侵權商標是否為指示性或描述性的認定，依前述商標合理使用之參酌因素，對每一個被控侵權態樣一一比對、分析，各別論述。故單一訴訟案中之可能因標示方式，有不同的認定。但最終法院會依具體個案做出兼顧保障商標權、保護消費利益，同時維持市場公平競爭之判斷。如被控侵權商標不屬於合理使用，再進一步基於“混淆可能”規則來判斷其是否構成消費者混淆誤認其商品或服務來源，進而判斷是否存在侵權之事實。</p> <p>案例中尚有一常見爭議為，公司名稱特取若與他人相關相同或近似時，如何判斷是否會有侵害他人商標權之虞。由法院判決中，可得知法官認為，被告公司名稱之特取部分若與原告<strong>著名商標</strong>完全相同，同時被告有刻意突顯公司名稱之特取部份則屬於商標使用，此行為將使我國相關消費者將二者誤認為係表彰同一營業主體之名稱，而有產生混淆誤認之虞，即構成商標法第70條第2款之視為侵害商標權之行為。</p> <p>家族間之商標爭議在台灣的許多老字號商舖中履見不鮮，後人間的商標權爭議對家族企業的商譽及品牌發展都不是一件好事，故創業者（第一代）應在初期就做好妥善之商標權規劃，並以書面文件來安排商標授權使用等相關事宜。</p> <p> </p> <p><span class="title">參考資料</span></p> <ol> <li>王德博，商標合理使用之判斷原則，智慧財產權月刊151期，經濟部智慧財產局，民國100年7月，頁29。</li> <li>曾雅玲，論商標之指示性合理使用及立法建議，智慧財產權月刊 113 期，經濟部智慧財產局，民國97年5月，頁81。</li> <li>參智慧財產局網頁，商標法規＼商標法專區＼商標法令解釋、動態＼指示性合理使用的適用（最後瀏覽日期：110年5月22日）。</li> <li>王德博，商標合理使用之判斷原則，智慧財產權月刊151期，經濟部智慧財產局，民國100年7月，頁30。</li> <li>智慧財產法院108年度民商訴字第65號民事判決。</li> </ol></p> 網址 由商標侵權爭議案評析論商標法之合理使用 作者(或新聞出處) 鍾文菁 附件 刊登日期 2021/09/16